Comment protéger votre marque déposée auprès de la Trademark Clearinghouse

Gandi peut vous aider dans l’enregistrement de votre marque auprès de la Trademark Clearinghouse, vous donnant accès aux enregistrements de noms de domaines dans les nouvelles extensions lors de la phase Sunrise.

Qu’est-ce que la Trademark Clearinghouse ?

La Trademark Clearinghouse est une base de donnée créée par l’ICANN dans laquelle les détenteurs de Marques peuvent officiellement enregistrer leurs marques déposées.

Lorsque l’ICANN commença à élargir sa sélection de Domaines génériques de premier niveau, aussi connu sous le nom d’extensions, beaucoup d’entreprises s’inquiétèrent de la surcharge de travail demandée pour protéger leur marque dans toutes ces nouvelles extensions. En 2013 la Trademark Clearinghouse fut créée afin de fournir aux détenteurs de marques une protection supplémentaire lors du déploiement de nouvelles extensions.

Note

La Trademark Clearinghouse s’occupe uniquement de l’enregistrement de nouveaux noms de domaine et n’est pas un bureau d’enregistrement de marques déposées. S’enregistrer auprès de la Trademark Clearinghouse ne remplace pas la protection de votre marque auprès des administrations légales dépendantes des lois du pays de résidence de votre siège social.

Que sont les nouveaux gTLDs ?

En 2012 l’ICANN a commencé à développer extensivement le nombre d’extensions génériques disponibles à l’enregistrement. Ces nouvelles extensions son appelées « extensions génériques de premier niveau » ou « gTLDs » en faisant court. Auparavant les domaines de premier niveau, tel que .com, .net, .org, etc… étaient en nombre limité. Maintenant des centaines de domaines de premier niveau sont disponibles via ces nouvelles extensions, et de nouvelles extensions sont créées chaque mois.

Qu’est-ce que la période Sunrise ?

Lorsque une nouvelle extension générique est ouverte pour la première fois à l’enregistrement, ce dernier passe par différentes étapes, ou périodes. La première étape est appelée « Sunrise » et est ouverte uniquement aux détenteurs de marques déposées s’étant enregistrés auprès de la Trademark Clearinghouse. De cette manière les détenteurs de marqués déposées se voient offert la possibilité d’enregistrer les domaines correspondant à leur marque dans cette extension, en priorité.

Pendant la période de Sunrise toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine doit être accompagnée par un fichier spécifique (.smd) démontrant que vous avez enregistré votre marque déposée auprès de la TMCH. Si vous enregistrez votre domaine via Gandi et que vous avez souscrit au service TMCH, nous fournirons le fichier en question, enregistré dans votre compte, automatiquement durant le processus de commande. Vous pourrez aussi télécharger ce fichier pour l’utiliser chez un autre registrar.

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur l’enregistrement de Domaines dans les nouvelles extensions sur cette page.

Comment puis-je télécharger mon fichier SMD après que ma marque ait été acceptée par la TMCH ?

Vous pouvez télécharger votre fichier SMD en suivant les étapes ci-dessous. Notez toutefois que si vous avez utilisé le service TMCH de Gandi et que vous voulez enregistrer un Domaine durant sa période Sunrise via Gandi, ce fichier sera automatiquement fourni par notre système lors du processus de commande.

  1. Connectez-vous à votre compte Gandi, puis cliquez sur « ORGANISATIONS » dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur le nom de l’organisation qui va gérer la TMCH concernée.
  3. Sur la page de Vue générale, dans la section intitulée Enregistrement auprès de la TMCH & fichiers SMD cliquez sur « Gérer ».
  4. Cliquez sur les 3 points () à droite de la TMCH concernée et choisissez « Télécharger le fichier SMD ».

Si j’enregistre ma marque déposée, quelqu’un d’autre pourra t’il enregistrer un nom de domaine avec ma marque ?

Durant la période de Sunrise pour une nouvelle extension de premier niveau, seuls les détenteurs de marques déposées ayant enregistré cette dernière auprès de la TMCH peuvent enregistrer des domaines contenant cette marque. Si une autre société enregistre la même marque que vous, elle sera en possibilité d’enregistrer un nom de domaine dans cette marque. Si cela arrivait vous serez notifié de cet enregistrement de manière à ce que vous puissiez initier une démarche légale pour protéger votre marque si vous considérez l’enregistrement comme frauduleux.

Après la période de Sunrise, n’importe qui peut enregistrer tout nom de domaine disponible, y compris ceux contenant votre marque. Néanmoins si un domaine est enregistré après la Sunrise avec votre marque, vous en serez averti (durant la Claim Period) et vous pourrez là aussi décider si une procédure légale est requise.

Quelles variantes de ma marque déposée puis-je aussi protéger ?

Durant la période de Sunrise seule votre marque déposée exacte peut être protégée. Néanmoins après la période de Sunrise vous serez averti si un domaine est enregistré contenant n’importe laquelle des variantes demandées. Vous serez donc en capacité de décider quelle suite donner.

Vous trouverez ci-dessous les règles sur les variantes autorisées, fournies par la TMCH :

  • Contient : Cela signifie que vous pouvez ajouter du texte avant ou après votre marque déposée. Par exemple « testestmarque » et « testmarquetest » sont toutes deux des variantes acceptables.
  • Partie de : Cette règle s’applique à une série de lettres issue d’une des étiquettes associée à votre marque. Vous êtes autorisé à soumettre des variantes dont la longueur est au moins égale à la moitié de la longueur de l’étiquette originale. La longueur minimale pour une variante est de 3 lettres. Exemple : « testma » et « mark » sont toutes les deux des variantes autorisées. Par contre « starque »n’est pas autorisé car les lettres ne sont pas consécutives dans l’étiquette standard. De même « tes » n’est pas autorisé car la variante est trop courte.
  • Similaire à : Cette règle s’applique aux marques similaires, ce qui signifie que des lettres de votre étiquette standard sont remplacées par des caractère ressemblants (ex : “o” remplacé par “0”, “e” par “é”, etc…). Vous êtes autorisés à remplacer AU MAXIMUM un quart des la longueur totale (arrondi au-dessus) des lettres ou caractères de votre étiquette standard. Notez que vous pouvez remplacer un espace par un tiret, mais vous ne pouvez pas remplacer un tiret par un espace. Exemple : « téstmarque » est une variante valable.

Les variantes ne doivent être ajoutées qu’en minuscules.

Quelles marques sont éligibles à l’enregistrement ?

Les types de marques déposées ci-dessous sont éligibles à l’enregistrement TMCH :

  • Marques déposées à un niveau national ou régional.
  • Marques déposées validées par une décision de justice.
  • Marques déposées protégées par une loi ou un traité.

Les autres protections intellectuelles ne sont pas autorisées par la TMCH (comme les brevets, designs, copyrights, savoir-faire, secrets commerciaux, etc… )

Seules les marques verbales ou semi-figuratives à composantes textuelles prédominantes sont autorisées.

Dans tous les cas, les marques suivantes sont exclues de l’enregistrement par la TMCH :

  • Marques créées sur une extension de premier niveau (.com, etc..)
  • Marques constituées d’un point.
  • Marques ne contenant ni lettres, ni nombres.
  • Marques déposées composées de lettres ou nombres issus d’alphabets différents. En fait les noms de domaines composés de différents alphabets ne sont pas autorisés par l’ICANN.
  • Marques déposées sujettes à une procédure d’invalidation, d’annulation, d’opposition ou de rectification.

Que dois je fournir pour enregistrer ma marque déposée auprès de la TMCH ?

Généralement pour s’enregistrer auprès de la TMCH vous devez fournir :

  • Des documents attestant que votre marque est valide.
  • Des preuves attestant que votre marque déposée est actuellement utilisée.

Ces informations vous seront demandées durant la procédure d’achat sur notre site web. Si vous n’êtes pas sur des informations à fournir, n’hésitez pas à contacter notre support qui sera heureux de vous aider.

Vous trouverez ci-dessous un explication plus détaillée des documents nécessaires, telle que fournie par la Trademark Clearinghouse. Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter notre équipe support.

Les documents à fournir dépendent du type de marque déposée.

Tous les types de marques déposées doivent fournir :

  • Le titre exact de la marque déposées.
  • Le type de droits sur la marque : Propriétaire, Cessionnaire ou licencié.
  • La raison sociale et l’adresse (tels qu’indiqués sur le certificat d’enregistrement de la marque déposée, sur la décision de justice validant la marque ou le traité protégeant la dite marque).
  • Les informations de contact (nom, prénom, adresse email, téléphone et fax).

Les documents supplémentaires ci-dessous peuvent aussi être demandés :

  • La déclaration de licence complétée et signée, si vous déclarez être licencié de la marque déposée, et dans le cas où la licence de la marque déposée n’est pas enregistrée auprès de l’autorité concernée (ce document vous sera fourni par notre équipe Corporate et est disponible sur le site de la TMCH).
  • La déclaration de cession dûment complétée et signée si vous vous déclarez en tant que cessionnaire de la marque et dans le cas où la marque déposée de la cession n’est pas enregistrée auprès de l’autorité concernée (ce document vous sera fourni par notre équipe Corporate et est disponible sur le site de la TMCH).

Dans tous les cas si des documents ou des informations supplémentaires sont demandés ils devront être fournis dans les 20 jours calendaires. Dans le cas contraire la demande d’enregistrement de marque sera rejetée sans aucun remboursement.Ces documents doivent être fournis au format .pdf ou .jpg, avec une taille maximale de 10 Mo.

Marques déposées au niveau national ou régional

Une marque déposée est une marque enregistrée au niveau national ou régional (c’est-à-dire au niveau international) sur le registre principal ou primaire de la juridiction de la marque. Cela signifie que la marque en question doit être utilisée et être enregistrée au niveau national au moment où elle est soumise pour vérification.

Les exemples suivants ne sont pas considérés comme des marques déposées éligibles pour un enregistrement auprès de la TMCH :

  • Demandes de dépôt de marque en cours.
  • Marques déposées enregistrées par une ville, un état, une région, une province ou tout autre juridiction nationale.
  • Demandes de dépôt de marque faites via le système Madrid, sauf si l’enregistrement de base de la marque sous-jacente a une juridiction nationale.
  • Les marques enregistrées sujettes à une procédure d’invalidation, d’annulation, d’opposition ou de rectification validée.

Les exemples suivants ne sont pas considérés comme des marques déposées enregistrées mais peuvent être éligibles à un enregistrement auprès de la TMCH sous un autre type de marque déposée.

  • Marques déposées connues ou célèbres, sauf s déjà enregistrées.
  • Marques non enregistrées (y compris droit commun).
  • Marques validées par une cour de justice.
  • Marques protégées par un statut ou un traité.
  • Autres marques constitutives d’une propriété intellectuelle.

En général les informations suivantes doivent être fournies à la TMCH pour vérifier l’enregistrement faisant référence à une marque déposée enregistrée :

  • Nom de la marque correspondant au nom de la marque déposée enregistrée elle-même.
  • Numéro d’enregistrement correspondant au numéro d’enregistrement fourni par la juridiction de la marque déposée.
  • Date d’enregistrement correspondant à la date à laquelle le marque déposées a été enregistrée (au format YYYY-MM-DD).
  • La référence de demande d’enregistrement (non obligatoire) correspondant au numéro de demande fourni par la juridiction concernée.
  • La date de demande d’enregistrement (non obligatoire) correspondant à la date de demande de dépôt de la marque (au format YYYY-MM-DD).
  • Juridiction correspondant avec le territoire national ou régional dans lequel la marque déposée enregistrée est protégée.
  • Date d’expiration (non obligatoire) correspondant à la date à laquelle la marque déposée enregistrée expire (au format YYYY-MM-DD).
  • Description de la classe de produits et services correspondant à la classification de Nice des produits et / ou services pour lesquels la marque déposée est protégée.
  • Description détaillée des produits et services correspondant à la description exacte des produits et services pour lesquels la marque déposée est protégée.
  • Statut du détenteur de la marque (propriétaire / licencié / cessionnaire) correspondant à la capacité du détenteur de la marque qui soumet le dossier.
  • Organisation correspondant au nom du détenteur de la marque lorsque le détenteur de la marque est une société ou une organisation.
  • Nom complet correspondant au nom du détenteur de la marque lorsque le détenteur de la marque est une personne physique
  • Adresse du détenteur de la marque correspondant à l’adresse complète (c’est-à-dire la rue, la ville, le code postal, le pays de résidence) du détenteur de la marque telle qu’enregistrée auprès du bureau des marques.
  • Coordonnées du détenteur de la marque correspondant au numéro de téléphone / fax du détenteur de la marque.

Les utilisateurs peuvent opter pour les services Sunrise lors de leur demande d’enregistrement de marque déposée. Dans ce cas, l’utilisateur sera tenu de fournir une vérification de preuve d’utilisation. Cette vérification de preuve d’utilisation devra contenir deux éléments :

  • Une déclaration signée d’utilisation.
  • Un échantillon de preuve d’utilisation.

La TMCH peut demander au détenteur de la marque déposée ou à l’agent de la marque déposée de fournir des preuves documentées supplémentaires , comme une preuve de constitution de société dans le cas d’un changement d’adresse, si elle considère cette information comme manquante ou incorrecte. En plus des documents ci dessus, les éléments suivants devront être fournis lorsque applicable.

Déclaration de licence

Une déclaration de licence doit être fournie lorsque 1) le détenteur de la marque ou l’agent de marque a indiqué qu’il / elle est détenteur d’une licence de marque et 2) la licence de la marque n’a pas été enregistrée auprès du bureau des marques concerné. Le contrat de licence réel ne sera pas requis. Seul le modèle de déclaration de licence complet et signé doit être fourni.

Déclaration de cession

Une déclaration de cession doit être fournie lorsque 1) le détenteur de la marque ou l’agent de marque a indiqué qu’il est le cessionnaire d’une marque et 2) la cession de la marque n’a pas encore été enregistrée auprès de la juridiction concernée.

Copie d’un certificat officiel de marque

Dans la plupart des cas, les informations fournies lors d’un enregistrement de marque sont vérifiées par rapport à la base de données en ligne du bureau officiel des marques. Si la marque est enregistrée dans une juridiction où cette base de données en ligne n’est pas accessible, le détenteur de la marque ou l’agent de marque doit soumettre une copie du certificat de dépôt de marque officiel lié à cette marque spécifique. Un aperçu des juridictions pour lesquelles une base de données en ligne est disponible sera fourni dans un addendum aux présentes lignes directrices. Une copie de la demande de renouvellement d’une marque doit être fournie lorsque la période d’enregistrement de la marque expirera pendant la période pour laquelle un enregistrement de marque est soumis à la TMCH.

Marques déposées validées par une décision de justice

Les marques validées par décision de justice font référence à une marque qui a été validée par un tribunal ou une autre procédure judiciaire au niveau national, telles que les marques non enregistrées (de droit commun) et / ou les marques connues. Dans le cas d’une marque validée par une procédure judiciaire, l’autorité judiciaire doit avoir existé en tant que juridiction compétente à la date de la décision ou du jugement. Toute autorité référencée doit avoir les indices d’authenticité et doit conférer les droits spécifiés (c’est-à-dire que la documentation doit être suffisante pour démontrer la validation de la marque sans que la TMCH ait besoin de consulter des ressources extérieures).

Les marques suivantes ne sont pas considérées comme des marques validées par le tribunal et ne pourront pas faire l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de la TMCH :

  • Demandes de dépôt de marque.
  • Marques déposées par les États américains.
  • Demandes internationales de dépôt de marques effectuées via le système Madrid.
  • Marques déposées ayant fait l’objet d’une procédure d’invalidation, d’annulation ou de rectification valide.

Les marques suivantes ne sont pas considérées comme des marques validées par un tribunal, mais pourraient être éligibles à l’enregistrement à la TMCH sous un autre type de marque:

  • Marques déposées enregistrées.
  • Marques protégées par une loi ou d’un traité.
  • Autres marques constitutives d’une propriété intellectuelle.

Les informations suivantes doivent être soumises à la TMCH afin de vérifier un enregistrement relatif à une marque validée par le tribunal:

  • Nom de la marque correspondant au nom de la marque tel qu’indiqué par la décision du tribunal.
  • Numéro de référence correspondant au numéro de l’ordonnance du tribunal.
  • Date de protection correspondant à la date à laquelle la décision du tribunal a été prise ou publiée.
  • Pays correspondant au pays dans lequel la décision du tribunal est applicable.
  • Description des produits et services correspondant aux produits et / ou services pour lesquels la marque est protégée.
  • Nom du tribunal correspondant au nom officiel du tribunal où l’ordonnance du tribunal a été prise.
  • Ordonnance du tribunal correspondant à la copie de l’ordonnance officielle du tribunal.
  • Statut du détenteur de la marque (propriétaire / licencié / cessionnaire) correspondant à la capacité du détenteur de la marque qui soumet le dossier.
  • Organisation correspondante au nom du détenteur de la marque lorsque le détenteur de la marque est une société ou une organisation.
  • Nom complet correspondant au nom du détenteur de la marque lorsque le détenteur de la marque est une personne physique
  • Adresse du détenteur de la marque correspondante à l’adresse complète (c’est-à-dire la rue, la ville, le code postal, le pays de résidence) du détenteur de la marque telle qu’enregistrée auprès de la juridiction concernée.
  • Coordonnées du détenteur de la marque correspondent au numéro de téléphone / fax du détenteur de la marque.

Toutes les informations demandées sont obligatoires.

Comme décrit ci-dessus, le détenteur de la marque ou l’agent de marque est obligé de fournir une copie de la décision officielle du tribunal sur laquelle la marque correspondante est basée. En plus de ce qui précède, les documents suivants doivent être fournis le cas échéant :

Déclaration de licence

Une déclaration de licence doit être fournie lorsque le détenteur de la marque a indiqué qu’il était détenteur d’une licence d’une marque.

Déclaration de cession

Une déclaration de cession doit être fournie lorsque le détenteur de la marque ou l’agent de marque a indiqué qu’il / elle est le cessionnaire d’une marque.

Marques déposées protégées par une loi ou un traité

Pour les marques protégées par une loi ou un traité, la loi ou le traité concerné doivent être en vigueur au moment où la marque est soumise à la TMCH pour enregistrement.

Ces marques peuvent inclure, mais sans s’y limiter:

  • Indications géographiques et d’origines.

Les marques suivantes ne sont pas considérées comme des marques protégées par un statut ou un traité et ne sont pas éligibles à un enregistrement auprès de la TMCH :

  • Demandes d’enregistrement de marque ou demandes de protection d’une marque.
  • Marques connues ou célèbres, sauf si elles sont également protégées par un statut ou un traité.
  • Marques déposées par les États américains.
  • Demandes internationales de marques déposées via le système Madrid.
  • Marques déposées qui ont fait l’objet d’une procédure d’invalidation, d’annulation, d’opposition ou de rectification valide.

Les marques suivantes ne sont pas considérées comme des marques validées par le tribunal, mais pourraient être éligibles à l’enregistrement auprès de la TMCH sous un autre type de marque:

  • Marques déposées.
  • Marques non enregistrées (y compris de droit commun).
  • Marques validées par un tribunal.
  • Autres marques constitutives d’une propriété intellectuelle. Notez qu’à des fins d’éligibilité Sunrise, une marque doit être spécifiquement protégée par une loi ou un traité actuellement en vigueur et qui était en vigueur le 26 juin 2008 ou avant.

Les informations suivantes doivent être fournies à la TMCH :

  • Nom de la marque correspondant au nom de la marque protégée en vertu d’une loi ou d’un traité.
  • Numéro de référence correspondant au numéro de série de la marque, si applicable.
  • Date de protection correspondant à la date à laquelle la protection a été accordée.
  • Pays correspondant au pays dans lequel la marque a obtenu la protection.
  • Description des produits et services correspondant aux produits et / ou services pour lesquels la marque bénéficie d’une protection.
  • Titre du statut ou du traité correspondant au titre du statut ou du traité concerné.
  • Juridiction correspondante au territoire national dans lequel le statut ou le traité est applicable.
  • Date d’exécution correspondant à la date à laquelle le statut ou le traité était pleinement en vigueur.
  • Statut du détenteur de la marque (propriétaire / licencié / cessionnaire) correspondant à la capacité du détenteur de la marque qui soumet le dossier auprès de la TMCH.
  • Organisation correspondant au nom du détenteur de la marque lorsque le détenteur de la marque est une entreprise ou une organisation.
  • Nom complet correspondant au nom du détenteur de la marque lorsque le détenteur de la marque est une personne physique
  • Adresse du détenteur de la marque correspondant à l’adresse complète (c’est-à-dire la rue, la ville, le code postal, le pays de résidence) du détenteur de la marque telle qu’enregistrée auprès du bureau de la marque.
  • Coordonnées du détenteur de la marque correspondant au numéro de téléphone / fax du détenteur de la marque.

Des preuves ne sont généralement pas requises pour les marques protégées par une loi ou un traité, car ces informations sont accessibles via des bases de données officielles en ligne. La TMCH peut toutefois demander aux détenteurs de marques ou aux agents de marques de présenter des preuves dans le cas où des informations seraient manquantes pour effectuer la vérification, par exemple:

Copie du traité ou du statut Une copie du traité ou du statut peuvent être demandée si la TMCH n’est pas en mesure de récupérer cette information comme indiqué dans le registre des marques.

Copie du certificat, le cas échéant Dans certains cas, le traité ou la loi faisant référence à la protection des marques en général, avec certaines conditions d’éligibilité et une autorité officielle ayant le droit de certifier que certaines marques qui remplissent les conditions requises par le statut ou le traité. En cas d’absence de base de données en ligne, une copie de cette certification doit être fournie (par exemple, certificat d’appellation d’origine).

En plus de ce qui précède, les documents suivants doivent être fournis le cas échéant :

Déclaration de licence

Une déclaration du détenteur de licence doit être fournie lorsque le détenteur de la marque ou l’agent de marque a indiqué qu’il / elle est détenteur d’une licence de la marque.

Déclaration de cession

Une déclaration de cession doit être fournie lorsque le détenteur de la marque ou l’agent de marque a indiqué qu’il est le cessionnaire d’une marque.

Dans le cas où l’on oublierait de soumettre l’un des documents lors de la soumission d’une marque et que la TMCH ne pourrait pas vérifier les informations fournies, la TMCH demandera au détenteur de la marque ou à l’agent de marque de fournir l’un des documents nécessaire dans les 20 jours calendaires après la demande d’enregistrement et avant de prendre la décision finale. Dans le cas où aucun document n’a été fourni, l’enregistrement ne sera pas accepté.

Les éléments suivants ne seront pas acceptés par la TMCH, même s’ils sont protégés par une loi ou un traité:

  • Toute marque protégée en vertu d’une loi ou d’un traité qui comprend des extensions de premier niveau telles que «icann.org» ou «.icann» en tant que marque.
  • Toute marque protégée par une loi ou un traité commençant par ou contenant un «point» (.) (Par exemple, la marque « deloitte. » ne sera pas acceptée).
  • Toute marque protégée en vertu d’une loi ou d’un traité qui ne contient pas de lettres, de mots, de chiffres ou de caractères valides.
  • Toute marque protégée en vertu du statut ou d’un traité et dont le statut ou le traité n’est applicable qu’à une certaine région, ville ou État.

Puis-je mettre à jour ou corriger ma marque une fois qu’elle a été déposée ?

Il est important de garder votre enregistrement à jour afin qu’en cas de litige, vous disposiez des dernières informations disponibles auprès de la TMCH. Si vous souhaitez mettre à jour votre enregistrement, contactez notre équipe de support.